특허
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- 표준특허(Essential Patent) - 표준화기구에서 정한 표준기술을 포함한 특허로서 해당 표준을 기술적으로 구현하는 과정에서 반드시 사용할 수밖에 없는 특허
I. 표준특허(Essential Patent)의 개요
가. 표준특허(Essential Patent)의 정의
- 표준화기구에서 정한 표준기술을 포함한 특허로서 해당 표준을 기술적으로 구현하는 과정에서 반드시 사용할 수밖에 없는 특허
나. 표준특허의 중요성
- 표준기술 사용 증가 : 1990년 이후 ITU, ISO, ETSI 등 표준화 기구의 표준 기술 사용 증가
- 표준특허 관련 막대한 로열티 : 위성 DMB 대당 5$, DTV 대당 20$ 로열티로 지급
II. 일반특허와 표준특허의 비교, 표준 특허 확보 방법 및 분쟁 사례
가. 일반특허와의 비교를 통한 표준특허의 이해
구 분 |
일반특허 |
표준특허 |
명세서 |
일반적인 명세서 작성 |
표준문서에 명시된 내용 외는 가급적 제거 |
출원전략 |
국내,국외출원 여부 및 시점, 관리비용 고려한 통합출원 |
표준화 과정단계별 대응, 가출원 적극 활용, 로열티 분배를 고려한 분할 및 해외출원 고려 |
특허평가 |
기술성,시장성,사업성,권리성 평가하여 기술거래나 특허담보대출 등에 활용 |
표준스펙과 청구항을 비교분석하여 라이슨싱 및 특허풀 가입등에 활용 |
전문인력 |
기술, 경영, 특허에 고른 전문성 요구 |
표준전문성이 필수 요소 |
나. 표준 특허 확보 방법
구 분 |
내 용 |
표준화 활동을 통한 확보 |
* 연구개발한 기술을 특허출원 한 후 표준화 연구개발-특허출원-표준화-상용화-세계시장선점확대 통한 표준 특허 확보 분할출원, 계속출원, Reissue 출원 등 이용 |
보유특허 분석을 통한 확보 |
* 보유 기술 중 특허 발굴, 특허출원 후 표준화 분석대상표준 및 기술분야 선정-포트폴리오 분석-특허발굴-특허풀가입추진 |
표준화 정보수집을 통한 확보 |
* 기고문 등 표준화 과정 정보 이용 특허 출원 표준화 활동 또는 연구 개발 없이 표준화 정보 수집 기고문 분석 또는 기타 표준화 정보 활용하여 관련 특허출원 진행 |
다. 표준 특허 분쟁 사례
- DELL 사건 : VESA 로컬버스에 대한 산업표준 제정시, DELL사 특허권 주장으로 제조 일정 지연, 경쟁 표준개발비용 상승, 기업의 표준화 작업 참여 의욕 위축 초래.
- 퀄컴과 에릭슨 : CDMA의 원천기술 보유자로서 퀄컴의 특허권을 IMT 2000 표준에 허여하지 않곘다고 함. 최종 퀄컴과 에릭슨은 전략적 제휴 차원에서 크로스 라이슨스.
III. 기술표준 진행 시 표준특허 진행 방법
가. 표준특허 신규특허 진행 절차
- 표준 기고 전 특허 최초 출원
- 표준화 작업에 의해 해당 특허 채택추진
- 표준화에 따르는 가출원 특허의 수정
나. 보유특허 분석을 통한 표준 특허 발굴
- 관심 표준분야에 대응하는 기술분야의 특허 존부 확인 위한 특허 포트폴리오 예비조사
- 포트폴리오 내 해당 기술분야의 특허보유상황 및 분석대상표준의 특성 등에 따라 분석작업 수행 주체 결정 후 분석 추진
- 특허부서 자체 분석 또는 외부 전문가 활용
다. 표준화 단계별 세부출원 전략
단계 |
내용 |
제안단계 ~ 위원단계 |
- 기고문을 표준화단체에 기고 및 제안하기 이전에 특허출원. - 한국에 특허출원할 시간 여유가 없을 경우 미국의 가출원 제도 활용 - 표준화 회의 중 또는 표준화 회의 종료 후 해당 표준화 회의의 주요 안건 및 해당 기술의 표준화 방향등을 고려하여 추가로 특허출원 - 여러 개의 기고문들을 조합된 새로운 특허출원도 고려 |
예비단계 ~ 승인단계 |
- 최초 출원후 1년 이내에 국제출원(PCT) 또는 개별국출원 - 가능하면 여러 개의 특허출원들을 우선권 주장하여 하나로 국제출원(PCT) 또는 개별국 출원하고 이후 각국의 국내법에 따라 분할출원이나 계속출원 등 자출원(child application) |
승인단계 이후 |
- 표준문서와 부합되는 특허들과 불필요한 특허들의 구분이 가능해 졌으므로, 한국출원 및 해외출원의 계속 여부를 결정하고, 자출원의 대상 및 개수를 결정하여 자출원 - 국제출원 후 각국의 국내단계에 진입하기 전이라면 각국의 국내단계에 진입여부를 결정하고, 진입할 국가 수 및 자출원의 대상 및 개수 결정 |
IV. 일반특허와 표준특허의 비교 및 표준특허의 활용과 사후관리
가. 일반특허와 표준특허의 비교
|
항목 |
일반특허 |
표준특허 |
공통점 |
특허요건 |
신규성, 진보성, 선출원 등 |
좌동 |
청구범위 기재 |
가능한 넓고 포괄적으로 기재 |
좌동 |
|
명세서 및 도면 기재 |
가능한 실시예들을 자세히 기재하되, 다양한 실시예들을 기재 |
좌동 |
|
차이점 |
출원시점 |
기술공개 전 특허출원 |
국제표준 만들어지기 이전에 특허출원 |
청구범위의 광협 |
넓고 포괄적으로 기재 |
표준문서와 매칭 여부가 중요 |
|
청구범위의 기재량 |
짥고 간결하게 기재하여 불필요한 구성요소들이 포함되거나 불필요하게 구성요소가 한정되는 것을 최소화 |
표준문서와 매칭 되기만 하면 청구항의 기재량과 무관 |
나. 표준특허의 활용
- 라이센싱을 통한 로열티 수입을 창출하는데 활용
- 라이센싱의 방법으로서 상호실시허락, 특허플랫폼, 또는 특허풀 등에 활용이 가능하며 각기 뚜렷한 장·단점을 지니고 있으므로 전략적으로 활용 필요
- 특허괴물이라 불리는 특허관리회사(NPE)의 경우 표준 특허를 전략적으로 확보하여 글로벌 기업상대로 높은 로열티 받음.
V. 표준특허의 사후관리 동향
- 표준화 초기에는 해당 특허의 상용화를 위한 시장 형성을 위해 한시적으로 특허 분쟁을 최소화, 낮은 명목상 라이센스 비용 유지( 일반적으로 7-10년이나 기술발전으로 분쟁 유보 기간이 줄어들고 있슴 )
- 과다한 라이센스 비용 책정 시 경쟁 표준의 발전으로 시장 도태 우려
- 시장 형성 후 킬러 애플리케이션이 된 뒤에 특허권 주장
- 기술발전으로 특허 회피설계가 발전될 수 있으므로 지속적인 파생특허 개발 필요
- 선 출원 우선주의에 따른 파생특허의 우선권 유지
- 회피설계가 용이한 소프트웨어 보다는 회피설계가 용이하지 않은 물리적인 현상에 기반한 하드웨어 설계를 바탕으로 특허 포트폴리오를 유지
- 해당 특허의 분할/계속/Reissue 출원을 진행함으로써 표준특허 수의 확대 및 청구범위를 보완하는 활동
- 일반적인 특허풀의 경우, 특허권자에게 분배되는 로열티 수입은 당해 특허권자가 보유하고 있는 표준특허의 수에 비례하며 비록 클레임이 실질적으로 유사하더라도 가능한 많은 수의 필수 특허를 확보하는 것이 유리
- 공격적인 라이센싱을 위한 경우에도 계속, 분할, Reissue를 통해 청구항(클레임)을 강화할 필요가 있음